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签订专利实施许可合同应注意的问题

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 一、合同签订之前的必备准备工作

  一般来说,专利许可合同一经签订,即发生法律效力。因此,在签订专利实施许可合同之前,双方当事人应对与合同有关的内容有充分的考虑,做到知己知彼,不打无把握之仗,这样才能保证专利许可贸易的顺利签订。

  1、了解专利技术的生命力。

  专利技术的生命力主要是指该技术是否具备较高的创造性和实用性,实施后能在市场中占有多大优势,专利的保护期限还有多长,是否有人就该专利提出无效请求,是否已申请外国专利、在哪个国家申请以及目前所处的状态,是否已进行许可贸易及贸易状况等。

  2、分清专利所有权问题。

  被许可人一定得注意,许可的标的专利到底是属于什么人或法人的?很多国外的企业用不同的主体申请专利,这给专利许可造成了很大混淆。所以在接受 许可是被许可人一定要检查许可人的权属证书,可能的话要将该证书的复印件作为合同的附件,免得在接受授权后被第三人起诉。如果发现专利许可人并不拥有该项 专利,或者并不拥有其授权的专利组合中的某项专利的所有权,那被授权人一定得要求许可人提供其有权进行专利分许可的有关协议。

  2、确定专利实施许可的种类。

  专利实施许可一般分为独占实施许可、排他实施许可(亦称独家实施许可)、普通实施许可、交叉实施许可(亦称再许可、从属许可),双方当事人采用哪知许可形式主要有赖于许可的技术状况、价金、市场和纳税等多种因素。例如,如果专利技术的销售市场前景不大,许可方一般愿意签订独占实施许可合同,反之,则可以普通实施许可的形式进行交易。一般来说普通许可跟排他许可的费用可相差60%,而与独占许可的费用可相差几倍。

  3、核实该技术中是否含有技术秘密等相关问题。

  技术秘密又叫专有技术,是指为了实现某种工业生产目的而必须的但又尚未对外公开的技术知识和经验。专利技术中大都含有技术秘密, 且二者在大多数情况下是难以分开的。在进行专利许可贸易时,可以不考虑商标、服务标记、版权等,但必须考虑技术秘密。一般来说,技术秘密可作为许可贸易的 一种标的,可与专利混合许可,也可单独许可。

  4、确认哪些权利将被授权。

  专利权与传统的财产权不同,它的权利不是简单的一项,而是"一束",也就是说,是权利群。专利权的具体可授权的权利项包括五种:生产、销售、销售展示、进 口、使用等。另外,专利还具有地域性。所以,在签订许可合同前,双方必须明确:专利许可人到底将哪些权利授权给被许可人?授权被许可人力利用技术制造什么 产品?授权被许可人在什么范围内销售和使用?这些在许可协议中必须明确,以免在日后执行协议时引起官司。

  二、拟定好合同条款需注意事项

  1、定义条款。

  在签订专利许可合同时,当事人往往会忽视定义条款或定义不明确,从而引起纠纷。事实上,签订好定义条款,对于避免双方当事人因理解上的分歧或者 一方当事人故意钻空子而出现纠纷起着很重要的作用。这在签订国际专利许可贸易合同时尤为突出,因此种情况下会因当事人双方所在的国家不同,语言和适应法律 不同,更容易出现分歧。因此,最好将定义条款单独作为一章在合同中列出,把合同中使用的一些关键性的词汇如"合同产品"、"专利资料"、"净销售价"、 "提成率"、"技术服务"等作出专门的定义。

  2、被许可方的法人资格和经营范围。

  被许可方的权利和行为能力是保证专利许可合同能够有效履行的条件之一。如果被许可方不具有按自己的意志和条件从事许可贸易的能力,就不能成为许可贸易的伙伴。因此,许可方应首先查明被许可方是否具备营业执照以及经营范围和签约人的合法性等。

  3、注意价格条款

  价格条款是任何合同或者协议的核心条款,到底如何计算专利许可费?专利许可费什么时候支付?专利许可费一般是按产品销售额乘以一个固定的比率, 但有时也会涉及按照一个比较"复杂"的公式来计算,这是就要求没有参加起草许可证书的一方睁大眼睛,注意合同中的数量和算术表达式,防止被欺诈。

  支付价款的方式也很关键,价格条款的措词应当准确。一般的专利许可合同都对如下方面有详细规定:(1)付款方式(2)会计报表(3)利息(4)帐薄、记录和审计。

 4、关于维持专利权有效的条款。

  按照专利法的规定,在专利权的法定保护期限内,专利权人应每年按规定缴纳年费方可维持专利权有效。另外,即使专利权人按时缴纳 年费,但作为合同标的的专利权仍存在不稳定性,尤其是实用新型和外观设计专利,因其在审批时并不进行实质审查,很可能会在宣告专利权无效程序中被宣告无效 或缩小保护范围。为避免合同纠纷的发生,当事人应在合同条款中对维持专利权有效和被宣告无效及缩小保护范围后该如何处理进行约定。需要特别指出的是,根据 专利法的规定,当专利权被宣告无效后,对于已经履行的专利实施许可合同,不具有追溯力。

  5、 合同生效条款。

  一般来说,专利许可合同经双方当事人签字后即可生效。专利法实施细则所规定的"专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日 起3个月内向国务院专利行政部门备案"不是合同生效的必备条件。许多国家都规定许可合同签订后要经政府的有关当局批准后才能生效,这在国际专利许可贸易中 应予注意。关于合同的有效期限,可以约定当事人双方的权利和义务结束后合同自动失效,也可以约定一个明确的期限。因专利权具有时间性,故专利实施许可合同 的期限一般不应超出专利权的有效期。

  6、 侵权问题的处理条款。

  一般来说,被许可方依许可合同实施专利技术不会构成侵权,但在一些特殊情况下,仍有可能构成对第三人的侵权。例如:作为合同标的专利 是对他人专利的改进,即属于他人专利的从属专利,此时实施该专利可构成对在先专利权人的侵权。再比如,第三方已获得该项专利在某地区独占使用的合法权利, 则在该地出售专利产品就要构成对第三方的侵权。因此,合同条款中一定要把侵权后的责任划分清楚,通常约定发生侵权时,由许可方负责由此带来的一切法律责任 并承担一切法律后果。

  7、诉讼义务分配条款

  当被许可的专利被第三人侵犯时,由谁来对侵犯专利的人起诉?这是专利许可合同中一个重要条款,许可双方一定要在合同中有明确约定,特别是约定诉讼费用由谁支付--其中包括付给律师的律师费。

  科易网(www.k8008.com)小编认为,作为专利被许可人,为了保护自己的利益,也应该主张加入几个条款,

  如:(1)如果侵权事件导致专利被许可人无法享有一个专利许可合同的经济利益,技术受让人有权终止该许可合同,并要求一定比例的赔偿。

  (2)专利权人有义务列举有侵权可能的第三方专利,以提醒被许可人注意。
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